专利自由实施分析（FTO）的操作过程

FTO（free to operate，专利自由实施分析）在美国是用来证明自己不是故意侵权的，因为美国的专利故意侵权可以三倍赔偿。我这里讲的FTO跟美国人无关，中国的FTO报告与故意侵权完全没关系。

我这里讲的FTO，实际上是专利风险排查，是帮客户找到有侵权风险的专利的意思，是一个企业用来验证自己会不会侵权，先让自己心里有底而已，不是给法院证明什么。FTO报告的最终结果，就是精确地找到几篇有侵权风险的专利，发给老板看。

至于老板问，我们怎样才能不侵权呢？嘿嘿，那是下一个收费项目。我这篇文章写的FTO，只负责找到有风险的专利。至于如何排除风险，那是规避设计的事情，要另外收钱。规避设计详见《实际操作专利规避的几个必要步骤》点击进入。

一、哪些情况需要FTO？

我做FTO遇到过这样的案例。

（1）客户从这个行业转向另一个行业，进入新的技术领域，需要FTO；

（2）客户从国内转向欧洲，进入新的国家的市场，需要FTO；

（3）客户从供应商买了一套设备，很贵，打算拆解之后自己做，自己用，需要FTO；

（4）客户发现有个同行抄袭，打算起诉这个同行，但这个同行也有很多专利，需要FTO。

二、FTO需要的能力条件？

就是验证一个产品，是否侵犯了一个专利权，拿这个产品与专利的权利要求进行比对，依靠一堆原则：全面覆盖原则、等同替换原则、功能限定、现有技术和先用权抗辩，以及这个专利是否稳定，新颖性、创造性怎么样，公开充分不，权利要求是否清楚、简要。

一个专利侵权诉讼一审可能要持续一年才能判决，最快也得半年吧，原被告律师以及当事人，加上一个审判员两个参审员一个助理一个书记员一个技术调查官，可能要十个人了。一个专利就要十个人搞一年，100件专利，就这么搞100遍。那就要折腾死人了，做得过来吗？做不过来啊。

所以，FTO分析是肯定要简化流程，简化操作。

既然FTO就是侵权分析，最主要的两个分析就是权利稳定性分析和是否侵权的分析，权利稳定性分析也要取消掉，只留下是否侵权的分析。比如，一个实用新型专利明显是权利要求1的保护范围写的特别大，明显连新颖性没有。但是，只要它没有被无效，你只能认为这件专利是有效的，需要进行侵权分析。

（一）专利侵权诉讼实务经验是基本要求

由此，进行FTO分析的人，当然应当具有专利侵权诉讼的实务经验，单纯的一个撰写专利的专利代理人去做FTO分析，或者单纯的专利检索分析人员，或者国家专利信息领军人才、师资人才这种（国知局评的），这种称号的人，如果没有实际代理过专利侵权诉讼案件，你自己觉得能不能行？

或者，仅仅代理过商标、著作权侵权案件，仅仅代理过外观设计专利侵权案件，没代理过发明和实用新型侵权案件的律师，能不能行？你自己觉得能不能行？

或者，一个法学教授、博士硕士，法学知识丰富，论文成堆，你觉得能不能行？

甚至，我觉得如果一个专利律师，没有经历过几个莫名其妙赢了，莫名其妙输了的案件，可能都比较难深刻理解专利的不确定性。我一直觉得，输了的官司，对我更有启发性，因为我不得不复盘，反思，虽然我很讨厌输。

（二）专利检索能力

我所说的FTO，是找到让客户有侵权风险的专利的意思，由于在“找”的过程中，要把不侵权的那些相关专利都分析一遍为什么不侵权，为什么可以自由实施，所以才可以称之为FTO，自由实施分析。

由此，根据技术关键词，先检索到专利，这还是需要一点专利检索能力的。但这个能力相比于侵权判断实务经验来说，重要性差一点。上述四个类型的案例，第（3）和（4）两种，基本不需要什么检索能力。第（3）种，客户从供应商买到的设备，直接去检索供应商现有的专利就行了，以供应商的名称或者老板名字检索即可，或者顶多检索一下供应商的相关公司。第（4）种，客户已经发现同行的专利，也是以同行的公司名称或者老板名字检索专利就可以了。为了稳妥起见，当然也要适当扩展检索，以技术关键词也要重新检索一遍。

第（1）种和第（2）种的检索，确实需要比较精深的专利检索知识和能力，至少你得知道，同义词替换，IPC分类号做啥用，EP专利与GB、WO、CN、US专利的区别和关联，授权与未授权的区别，未授权与授权后不交年费的区别，当前是否有效怎么查。

中国和美国专利不说了，都是大一统的国家，方便得很。讨厌的是欧洲，欧专局专利EP授权了，不一定在英国GB有效，有可能就没进入英国，进入了德国。也有可能有IT意大利专利，只在意大利有效，但没有欧专局EP同族，其他欧洲国家都没有权利。德温特数据库倒是不错，太贵，作为中国的专利代理机构，傻子才用德温特，我们用incopat，或者直接EPO网站。我怀疑这一段我写的不对，因为让我一个中国专利律师去分析欧洲专利是否侵权，本来就不靠谱。但是，让欧洲专利律师去分析FTO，收百倍的价格，肯定没有百倍的质量，客户也不愿意。至少，我先筛选一遍之后，再找欧洲专利律师沟通，也会节省很多费用，减少很多浪费。

（三）hold住场面的沟通能力

FTO分析是用产品的技术方案与专利的权利要求进行比对，权利要求是写在专利文件里了，但产品的技术方案在哪里？在产品上。但是，产品是不会对你说话的，你要自己去看。产品身高八百米，腰围也是八百米，作为专利律师，你怎么办？给你图纸看，你看得懂吗？绝对看不懂，完全看不懂，百分百看不懂。

所以，产品的技术方案的载体，只能是做这个产品的工程师。让工程师现场即时口述技术方案，由专利律师即时记录，并判断是否侵权。这个过程，堪称炼狱，技术理解要快，专利理解要快，还要hold住工程师，别被工程师带偏了。如果专利律师本身的精神力不够强大，你都不知道工程师在说什么。尤其是，工程师有一种根深蒂固的倾向，认为自己不侵权，总是有意无意地忽略侵权的技术特征，强调一些对于侵权判断毫无关系的技术内容，把专利律师往坑里带。

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作者：李银惠

来源：

（1）微信公众号：专利神教掌门李银惠

（2）李银惠专利战略网：www.patent5.com

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三、FTO的操作过程

这才进入正题，正题的篇幅只占五分之一。

步骤一：检索

这一步主要是确定检索关键词是什么，是技术关键词，还是分类号，还是权利人，还是产品名称。

这一步决定了能够落入分析范围的专利是什么。例如第（1）种客户，进入的新行业是柔性显示器，可弯曲的那种。第一件事是先把已经知道的，已经在研究柔性显示屏的公司名称都列出来，让客户的工程师去列出全部名称。然后，根据这些公司现有的专利申请，阅读后获得分类号以及技术关键词的信息，还有专利主题名称的一些启示。最后再根据获得的分类号、技术关键词、专利主题名称都信息再检索一遍，看看重合度，最终再确认用什么样的检索词能够一网打尽全部专利。

步骤二：粗晒

把一网打尽的全部专利，进行第一轮筛选，这一轮筛选是比较粗犷的，相对简单。剔除条件是，（1）失效的当然剔除，（2）技术领域、主题名称明显不符合的剔除，（3）其他不相关的剔除，例如技术思路与已知的客户技术方向完全不是一回事的，可以直接剔除。

实际上，粗晒也是要一篇一篇专利看的，只不过不用看完全文，只是看完背景技术、摘要与摘要附图、权利要求1，就差不多了。

步骤三：精晒

这一步是真正的精华，就是专利人员与技术人员面对面，看着每件粗晒后的专利的权利要求，让技术人员说出自己公司的技术方案是什么样子，由专利人员确定是否落入眼前在读的权利要求的保护范围。

专利人员需要实时记录技术人员说的技术方案，并且要实时记录为何侵权与为何不侵权的判断，如果不现场记，事后绝对马上忘记。

专利侵权判定是不确定性很强的工作，为了稳妥起见，我一般这样操作。绝对不侵权的专利，就是仔细分析之后，权利要求1从头到尾没有几个特征是符合的，这种当然不侵权概率非常高，可以标记为3级专利。侵权成立的概率非常高的专利，产品的技术方案与权利要求1的大部分内容相同，这种几乎一定是侵权的，可以标记为1级专利。剩下的，要么是技术人员没讲清楚技术方案，较难判断是否侵权，要么是专利质量写的不好，某些技术特征搞不清楚，这种模棱两可的专利，标记为2级专利，我认为应当算作侵权，因为FTO分析一定要增加安全系数，这种专利也需要提醒给客户。

步骤四：报告

就是把上述几个步骤的过程写下来，形成可追溯的文字记载，同时也附上所有的检索过程文件。对于老板来说，最终只看一句话：有几件专利有风险，专利号是多少。

最终产品是给客户提供一个《专利风险分析报告》，其中能够给客户明确，在哪些国家，哪些公司，哪些专利中，我们肯定不会涉及到侵权的问题。但在封面上应该强调，这个分析报告的结论并非永恒不变。因为，第一，只对客户公司给我提供的技术信息负责，如果客户修改了产品的技术方案，就有可能落入某个专利的保护范围。第二，竞争对手可能申请新的专利。

四、结论

做FTO分析报告，怎么收费？这个很难确定。因为，你无法预料会检索到多少专利，你甚至都不知道，最终的结论到底是有风险，还是没有风险，这要做完了整个分析才能知道。而且，我总是很不好意思地，假如我做完了整个报告，发现完全没有风险，我会觉得工作没做好，客户什么也没得到。如果最终报告是有几十篇专利的侵权风险，我也会不好意思，感觉我工作没做好，客户风险也太大了。最完美的报告是，风险专利在10个以内，既表示我工作做得好，而且客户风险看起来也不多。此时再顺理成章收个规避设计的费用，简直完美。

FTO分析报告，当然是按照工作量收费，检索、粗晒、报告，这三个步骤的工作量相对固定，可以固定收费。精筛的工作量，依赖于粗晒的结果，粗晒剩下的专利越多，当然工作量越大，所以精筛可以按件收费。